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知识产权尽职调查的范围

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知识产权尽职调查的范围

不同类型的知识产权所需要调查的内容不尽相同,受托方可以参考以下知识产权尽职调查的共性内容展开调查工作,进而再结合实际情况和权利特征进行特定调查。

一、权属状况

目标公司可以通过原始取得、继受取得、许可等方式获得知识产权或取得知识产权相关权益。

1、当目标公司通过自主创作取得作品的著作权、自主研发相关技术及改进方案等并对其进行专利申请取得专利权或通过自主设计并对该等工商标识进行注册商标专用权的申请取得商标权等情形下,受托方应当对目标公司知识产权的权属情况进行详细审查,包括:

(1)知识产权权利证书上的登记状况;

(2)知识产权权属关系的实际情况,如是否涉及职务作品/发明、委托作品/发明、合作作品/发明,有无共有人等;

(3)知识产权是否存在权利负担;

(4)知识产权有无授予第三人许可使用等。

2、当目标公司通过转让等方式继受取得知识产权,则需要注意审查:

(1)知识产权转让方和受让方之间签订的转让合同是否真实合法;

(2)知识产权转让手续是否合法齐备,转让是否进行了备案登记;

(3)所转让的知识产权是否有效;

(4)知识产权是否存在禁止权利转让的情形;

(5)知识产权转让前是否已许可他人使用,以何种方式许可他人使用等。

3、当目标公司是通过许可获得知识产权的使用权或者存在将其拥有的知识产权许可给他人使用的情形,开展尽职调查时需要注意审查以下内容:

(1)知识产权进行许可或被许可是通过独占许可、排他性许可、普通许可中的哪一种方式实现的;

(2)知识产权许可或被许可使用的范围是如何约定的,包括地域范围、商品或服务范围、权限范围等;

(3)知识产权许可是否允许转许可或分许可;

(4)许可或被许可的知识产权的使用期限;

(5)许可或被许可的知识产权是否已经到期或即将到期;

(6)知识产权的许可费用;

(7)知识产权许可实施合同是否在相关部门进行了备案登记;

(8)知识产权许可合同中是否存在可能因目标公司变动等原因导致其终止的条款,或存在可能会对预期商事计划或交易价值产生重大影响的条款等。

二、法律状态

对知识产权法律状态的审查主要包括:

(1)知识产权在申请、公告、授权、无效等各环节中的相关情况;

(2)知识产权有效状态,剩余保护期限,缴费情况。

对于商标或专利来说,为了扩大保护范围,目标公司还可能会申请系列商标或专利,此时还需要审查关联权利的相关信息,以对权利的状态进行准确评估。

三、 权利内容

不同的知识产权权利内容是不同的:

1、著作权权利内容包括发表、修改、署名等人身权以及复制、发行、出租、表演、广播、改编、信息网络传播等财产权;

2、专利权包括制造、使用、销售、许诺销售、进口等内容;

3、商标权包括专有使用权、禁止权、许可使用权等内容。

受托方在审查目标公司的知识产权时,不仅要审查其对知识产权的实际控制权,还需要审查其知识产权的权利内容,尤其是当委托方开展知识产权尽职调查的原因是利用目标公司的知识产权时,受托方更应重点审查其权利内容是否符合委托方的商业需求,如目标公司商标所核准注册的商品或服务范围是否覆盖了委托方的商业活动范围。

四、法律风险

知识产权的法律风险包括一般涉诉情况调查、诉讼风险分析以及未发生诉讼时的法律风险分析。

1、涉诉情况调查:对目标公司发生的诉讼情况进行调查,了解案件情况、案件进程,并根据代理律师及目标公司的分析意见对诉讼风险进行报告,例如已有的诉讼对目标公司的正常运营是否有影响及影响范围是多大。

2、诉讼风险分析:在委托方特别要求的情况下,根据委托合同的约定,对于目标公司发生的诉讼进行进一步分析,结合案件证据对目标公司在诉讼中存在的风险自行进行分析,并印证目标公司及其代理律师的分析意见,如实进行报告。

3、未涉诉风险分析:在目标公司未涉诉的情况下,若委托方对其重点知识产权内容是否存在法律风险较为关注,因目标公司是否会成为被控侵权方,其享有的知识产权是否会被他人主张权属,对于委托方预期商业计划或交易的实施具有重要影响。那么,根据委托合同的约定,需对目标公司是否存在权属或侵权风险进行较为深入的调查分析。具体可以从以下内容着手:

(1)目标公司享有的知识产权如专利权、著作权等是否有可能被他人主张权利,如雇佣的员工是否与先雇主之间存在竞业限制或利用他人商业秘密、技术秘密等内容;

(2)目标公司是否会因职务发明成果、合作发明成果和委托发明成果权属约定不明而引发权属争议;

(3)目标公司的知识产权是否会与在先权利或他人合法权利存在冲突,如目标公司的商标与他人的商号、域名间是否会发生冲突;

(4)目标公司的知识产权是否存在被撤销或无效的可能性,如商标、域名等是否因被抢注等原因被无效或撤销的可能性,专利因不符合授予专利权的法律要求而被无效等;

(5)因目标公司生产经营活动与竞争对手产生冲突而侵犯其知识产权的可能性有多高,侵权风险有多大,侵权赔偿额是多少,是否存在规避侵权的方案等。


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